蚂蚁啃大象——跨国企业的中国商标之殇

[quote_box_center]经理人参阅：学点法律，很有必要：）[/quote_box_center]

[pull_quote_left]文\兰台律师事务所微公号:兰台知识产权团队[/pull_quote_left]

卡斯特案及iPad案的示范效应正在发酵，这次遇到麻烦的是美国高通。

据相关报道，1992年上海高通申请注册“高通GOTOP”商标，并于次年在第9类“汉卡、彩照扩印机”上获权。美国高通成立于1985年，1998年始涉足中国市场，彼时使用“QUALCOMM”商标，与上海高通相安无事。自2010年起，美国高通在第9类申请“高通”中文商标，但皆因上海高通在先申请而遭驳回。

美国高通并未就此作罢，一方面，在中国开始使用“高通”中文商标；另一方面，与上海高通谈判欲购买其商标。然而，美国高通收购“高通”商标并不顺利，于是转变策略。2011年对上海高通第9类中文商标提出撤三申请，2013年商标局裁定维持注册，美国高通随后提出复审。与此同时，2014年4月，上海高通对美国高通提出标的1亿的商标侵权诉讼，目前该案尚未审理。

该案是知名跨国企业在华商标纠纷典型案例。此前类似案件中，iPad案以美国苹果公司赔偿6000万美金和解；卡斯特商标案，法国公司赔偿3000多万人民币(兰台律师事务所知产团队曾代理一审，该案目前已被最高院提审)。

兰台知产律师认为，此类案件的产生，既有跨国企业自身的原因，也有裁判者未构建起有效规则、未准确适用法律的原因，致使恶意商标持有风行，从而助长待价而沽、不劳而获之心，实际损害了国内善意商标持有人的市场预见。因此，有必要对先前此类案中涉及的连续三年不使用撤销（撤三）、在先使用、反向混淆、侵权赔偿制度等核心问题的法律适用一一分析。

连续三年不使用撤销制度中的使用形式和意图

现行商标法规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。这一制度消除了注册制度引起的“副作用”，防止权利人利用注册制度的漏洞，闲置或者囤积商标，谋求不正当竞争优势，为善意的市场经营者扫清障碍，惠益于真正的商标使用者。

因此，“撤三”一直是跨国企业对付国内恶意注册人的最大利器，但如何理解该制度所述的“商标使用”，并不容易。

在高通案中，上海高通提交了商标使用证据，证明其在“芯片”“软件”类商品上的使用，而非核定商品范围上使用。美国高通认为，这种超核定商品范围的使用，不构成商标使用。

对此情形，欧盟法院曾在Ansul v Ajax Brandbeveiliging案中认为，一个商标没有在核定商品中使用，并不意味着这样的使用不构成真正使用，只要商标使用的部分与商品组合或构造成一个整体，或者现在商品和服务与之前的已售商品直接相关联，并且意图满足消费者的需要，则应当被认为构成商标使用。也就是说，“汉卡、彩照扩印机”和“芯片”“软件”类商品的关联程度，决定了案件走向。

其实，高通案中“使用形式”不是重点，“使用意图”才是关键。很多时候，国内商标持有者看似使用了商标，实则不具备真实使用意图。恶意者总会露马脚，只是司法裁判经常奉行“鸵鸟政策”。

比如，在兰台知产团队代理的“卡斯特”最高院“撤三”再审行政案中，权利人抢注大量国外驰名酒类商标，却仅仅提供两张商品销售发票和商标许可使用合同，此外再无其他证据。该案中，不管是商评委、一审还是二审法院，均认为由于上述证据符合商标使用的形式要件，应当维持该商标注册。遗憾的是，最高院也忽视使用意图，对该商标予以维持，导致最终却要提审后续侵权案，实为自找麻烦。

有如此前车之鉴，对待高通“撤三”案，司法裁判者和当事人更当重视使用意图要件。

在先权利中的地域性原则

有观点认为，商标法之所以要强调地域性，是基于司法主权要求。因此，在全球化、贸易一体化的今天，是否还要坚持地域性，就成为疑问。其实，地域性不简单因司法主权，而是如果不以地域性为标准，就意味着任何品牌只要在某一地区知名，即可抢占全球市场，在他国轻易获得同样市场优势地位，这必将会对既有市场秩序造成冲击。

但是，对地域性的把握，要宽严相济，具体情况具体分析。跨国企业产品未入中国市场，就要严格遵循地域性规则，坚定认为不构成在先使用，即使有国内媒体报道，也不能放松要件，树立主动使用的核心地位；一旦认定进入中国市场，就要弱化地域性因素，参考国外知名度，增强其保护范围，减轻其恶意因素。

然而，当前司法案例却是裁判不一，从“索爱案”的否定，到“陆虎案”的认可，让市场经营者摸不着头脑。

具体到高通案，美国高通公司如能证明在先使用，既可以撤销商标，还可以防御侵权。从现有的资料来看，在申请日之前，高通公司难有进入中国市场证据，即使存在国内媒体的报道，也无法认定构成在先使用。

反向混淆中的权利人意图

商标法致力于防止消费者混淆。通常讲的混淆，是小企业意图搭大企业便车。而此类案件，却是跨国知名企业使用了国内企业商标，虽不具搭便车之意，仍然容易造成混淆。商标理论将这种情况称之为反向混淆。该制度旨在保护中小企业走自己品牌道路，防止大企业不当抢夺商标，形成“大鱼吃小鱼”的局面。

然而，如果国内商标权人不想走自己道路，而是以反向混淆之名，行待价而沽、“蚂蚁啃大象”之实，就不能认定构成反向混淆。

例如，在卡斯特案件中，国内商标持有者希望攀附法国方商誉，并不想走自己的道路。iPad案中，也无证据显示商标持有人有明显使用针对这种情况，若司法裁判者机械理解法条，认为使用他人注册商标就是侵权，这显然违背了反向混淆制度初衷。

因此，在高通案中，上海高通是具有自己使用的意图，走自主品牌之路，还是有着待价而沽之心，搭美国高通的便车，就显得尤其重要。

侵权赔偿中的“填平原则”适用

根据商标法的规定，侵权人利润是赔偿计算依据。也就是说，一旦认定侵权，侵权人就要将使用商标所获利益赔付给商标权人。然而，商标侵权案件，不能脱离侵权法的构成要件与立法目的，对权利人的有效救济，既要有“损害事实”要件，又要以实际损失为限，遵循“合理填补损害”的原则。

因此，损害事实是权利救济的前提，合理填补是权利救济的目的，计算侵权者利润只是权利救济的手段。对侵权者利润的计算方式，不能过于机械理解和适用。

令人遗憾的是，iPad案及卡斯特的巨额赔偿，开启了司法先例，激发了恶意商标持有人蠢蠢欲动的僭越之心。在高通案件中，上海高通的子公司因“商标”而获得融资，随即提出巨额赔偿。其希望真实使用商标，还是受到司法先例的鼓舞，需要司法裁判者谨慎对待。

高通案件不是第一起，也不会是最后一起。它折射出大型跨国企业傲慢与偏见下的窘境，也反映了当前司法判决的不当导向。对于知名跨国企业而言，进入中国市场之前，要先行商标检索，调查商标使用状况，制定合理磋商策略，避免产生低级错误。如商标持有者确有使用意图时，应及时采取措施，更换商标，避免引起混淆，产生巨额索赔。对于司法裁判者，应该从商标法的根本目的出发，正确适用在先权利、商标使用、商标混淆及侵权赔偿制度，引导市场主体诚信经营、公平竞争。

搬起司法恶例的石头，砸到的不会仅是当事者的脚，而是整个司法公信体系。